裁判规则速览： 专利确权程序中，某一权利要求的修改方式是否属于”进一步限定”，应仅以两项标准审查：1）修改后的权利要求是否完整包含被修改权利要求的所有技术特征；2）相比被修改权利要求是否增加了技术特征，且增加的技术特征是否均记载于原权利要求书中的其他权利要求。”进一步限定”式修改一般应以回应无效宣告理由为限；以克服缺陷为名、行重构权利要求之实的修改，可不予接受。
案号： （2021）最高法知行终556号
来源： 《最高人民法院公报》刊载
法院： 最高人民法院
裁判日期： 2021年
本文由刘正刚律师撰写。 刘正刚，法学博士，资深律师，专注知识产权与企业合规业务。
一、典型案情
北京中科奥森科技有限公司（以下简称”中科奥森公司”）是专利号200480036270.2、名称为”一种获取人脸图像的方法及人脸识别方法与系统”的发明专利权人。该专利申请日为2004年5月14日，优先权日为2003年12月12日，2008年1月9日授权公告。这是一项早期的人脸识别技术专利，涉及通过摄像机获取人脸图像并进行身份识别的方法和系统。
苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称”苹果公司”）向国家知识产权局提出无效宣告请求，认为本专利权利要求不清楚、得不到说明书支持、不具备新颖性和创造性。
在无效宣告程序中，中科奥森公司对权利要求书进行了修改，将原从属权利要求中的部分技术特征合并到独立权利要求中，形成了修改后的权利要求1、4、7等。核心争议在于：中科奥森公司的修改方式是否属于《专利审查指南》所允许的”进一步限定”式修改。
国家知识产权局作出第40531号无效决定，认为中科奥森公司的部分修改方式不符合”进一步限定”的要求（修改后的权利要求未完整包含原权利要求的所有技术特征，或者增加的技术特征并非来自原权利要求书），因此对修改文本不予接受。在此基础上，国家知识产权局认定本专利不具备创造性，宣告专利权全部无效。
中科奥森公司不服，向北京知识产权法院起诉。一审判决驳回其诉讼请求。中科奥森公司向最高人民法院提起上诉。
最高法二审部分撤销一审判决和无效决定，认为部分修改符合”进一步限定”要求，应在此基础上重新审查创造性。
二、争议焦点
- 在专利无效宣告程序中，如何判断权利要求的修改是否属于”进一步限定”？
- “进一步限定”式修改是否必须以回应无效理由为限？
- 修改后的技术特征必须来源于原权利要求书，还是可以从说明书中提取？
- 以技术特征合并的方式修改权利要求，什么情况下构成”重构”而不被允许？
三、法院裁判要点
（一）裁判结果
最高人民法院认定中科奥森公司对部分权利要求的修改符合”进一步限定”要求，撤销一审判决和无效决定中相关部分，判令国家知识产权局重新作出审查决定。
（二）最高法核心裁判理由
1. “进一步限定”的两项审查标准
最高法在裁判摘要中确立了明确的判断标准：
“应仅以修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征，以及修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否增加了技术特征，且增加的技术特征是否均记载于原权利要求书中的其他权利要求为准。”
这意味着”进一步限定”式修改必须同时满足：
- 条件一（不减少特征）： 修改后的权利要求必须完整保留原权利要求的每一个技术特征，不能删除或替换原有特征；
- 条件二（增加特征有来源）： 新增的技术特征必须全部来自原权利要求书中的其他权利要求（即从属权利要求或其他独立权利要求），而不能从说明书中随意提取。
这两个条件缺一不可。满足条件的修改属于”进一步限定”，是无效程序中允许的修改方式。
2. 修改应以回应无效理由为限，不得借机重构权利要求
最高法强调：
“权利要求的’进一步限定’式修改，一般应当以回应无效宣告理由为限；以克服无效宣告理由所指缺陷为名，行重构权利要求之实的，可不予接受。”
这意味着专利权人在无效程序中的修改自由是有限的：
– 修改的目的应当是针对性地克服无效请求人提出的缺陷（如创造性缺陷）；
– 不能借无效程序的机会，将多个互不相关的技术特征重新组合，”拼凑”出一个与原授权保护范围实质不同的新权利要求；
– 判断是否构成”重构”，法院会综合考虑修改前后的保护范围变化、技术特征之间的关系、修改的目的和必要性。
3. 技术特征来源的严格限制
本案中一个重要的争议点是：新增的技术特征是否必须来自原权利要求书，还是也可以来自说明书？最高法明确：在”进一步限定”式修改中，增加的技术特征应当记载于原权利要求书中的其他权利要求。这意味着专利权人不能在无效程序中将说明书中记载但从未写入权利要求的技术特征直接补入独立权利要求——这种修改方式更接近于”重新撰写”权利要求，超出了无效程序修改的边界。
这一标准比实质审查阶段的主动修改更为严格。在申请阶段，申请人可以从说明书中提取特征补入权利要求；但在授权后的无效程序中，修改方式受到《专利法实施细则》和《专利审查指南》的更严格限制。
4. 专利行政部门应在正确的修改文本基础上审查创造性
最高法认定，中科奥森公司对部分权利要求（如权利要求4、7）的修改满足”进一步限定”的两项条件，国家知识产权局不应拒绝接受。在该修改文本基础上，应重新对权利要求的创造性进行审查。因此撤销了无效决定的相关部分，判令重新作出决定。
四、刘正刚律师实务提示
1. 专利申请阶段的权利要求布局决定无效程序中的修改空间
本案最实际的启示是：无效程序中能用来”进一步限定”独立权利要求的技术特征，只能来自原权利要求书中的其他权利要求（主要是从属权利要求）。这提示企业和专利代理人：
– 在申请阶段应精心设计多层次的从属权利要求，将重要的技术细节、优选方案层层递进地写入从属权利要求；
– 不要把关键技术特征只写在说明书中而不写入权利要求；
– 从属权利要求应覆盖可能的创造性争辩点（技术效果、结构细节、方法步骤等），为无效程序中”退守”留下足够的弹药。
贵阳的大数据、人工智能、装备制造企业在申请专利时，建议构建”独立权利要求+多层从属权利要求”的金字塔结构。
2. 无效程序中修改权利要求的四种法定方式
根据《专利审查指南》，无效宣告程序中修改权利要求书仅限于以下方式：
1. 删除权利要求（删除某项独立或从属权利要求）；
2. 删除技术方案（如删除并列的独立权利要求中的一项）；
3. 进一步限定（将其他权利要求中的特征补入独立权利要求）；
4. 明显错误的修正（更正明显的文字或符号错误）。
不允许的修改包括：扩大保护范围、将说明书中的未要求保护的技术特征写入权利要求、改变权利要求的主题名称或类型、未在其他权利要求中记载的技术特征的合并等。
3. 面对专利无效威胁的应对策略
当企业收到专利无效宣告请求时：
– 立即分析无效理由和证据，评估专利权的稳定性；
– 制定多层次修改方案：最宽泛方案（不修改或仅删除明显有缺陷的权利要求）、退守方案（将从属权利要求特征补入独立权利要求）、底线方案（仅保留最窄但最稳固的权利要求）；
– 修改应针对无效理由，避免被认定为”重构”；
– 同时准备创造性争辩：确定最接近的现有技术、区别技术特征、实际解决的技术问题、技术效果和非显而易见性。
4. 贵州企业的知识产权保护建议
贵阳的科技企业应建立专利全生命周期管理：
– 申请阶段：高质量撰写，构建多层次权利要求体系；
– 授权后：定期监控竞争对手和市场，发现侵权及时维权；
– 面对无效：委托有专利诉讼经验的律师和专利代理人协同应对；
– 对核心技术考虑专利+商业秘密的双重保护。
五、常见问题解答
Q1：专利被他人请求无效后，专利权人能修改权利要求吗？
可以，但修改受到严格限制。根据《专利审查指南》，无效宣告程序中专利权人可以：1）删除权利要求或技术方案；2）对权利要求进行进一步限定（将其他权利要求中的技术特征补入）；3）修正明显错误。但不得扩大原专利保护范围，不得改变权利要求主题名称，不得将说明书中记载但未在权利要求书中出现的技术特征写入权利要求。
Q2：什么是”进一步限定”式修改？
“进一步限定”是指在独立权利要求中加入原从属权利要求（或其他权利要求）中记载的技术特征，使保护范围缩小但技术方案更具体。判断标准有两项：1）修改后完整保留原权利要求所有技术特征；2）新增特征全部来自原权利要求书中的其他权利要求。满足这两项条件即属于允许的”进一步限定”。
Q3：无效程序中能把说明书里的技术特征加到权利要求中吗？
不能。 根据最高法本案确立的规则，”进一步限定”中新增的技术特征必须记载于原权利要求书中的其他权利要求。仅记载在说明书中但从未出现在任何权利要求中的技术特征，不能在无效程序中补入权利要求。这与申请阶段的主动修改不同——主动修改时可以从说明书中提取特征加入权利要求。因此专利申请时的权利要求布局至关重要。
Q4：什么情况下修改会被认定为”重构权利要求”而被拒绝？
如果修改不是为了回应无效理由，而是将多个互不相关的技术特征重新组合，形成与原授权保护范围实质不同的新技术方案，就可能被认定为”重构”。判断因素包括：修改前后保护范围的变化程度、新增特征与原特征之间的关联性、修改是否针对无效请求人提出的具体缺陷、是否明显超出克服缺陷所需的限度等。
Q5：苹果公司请求宣告中科奥森专利无效的理由是什么？
苹果公司提出的无效理由包括：权利要求不清楚、权利要求得不到说明书支持、不具备新颖性和创造性。在高科技领域，企业之间的专利无效请求往往是商业竞争策略的一部分——通过无效竞争对手的核心专利来消除侵权诉讼威胁或为自身产品扫清障碍。苹果公司作为人脸识别技术的大规模使用者（Face ID），对相关专利的稳定性提出挑战具有明显的商业动机。
Q6：专利权被宣告全部无效后还有恢复的可能吗？
有可能。对国家知识产权局的无效决定不服的，可以在收到通知之日起三个月内向北京知识产权法院起诉；对一审判决不服的，可以上诉至最高人民法院知识产权法庭。本案中中科奥森公司就是通过一审、二审，成功使最高法认定部分修改合法，撤销了无效决定的相关部分。需要注意的是，被宣告无效的专利权视为自始即不存在，但在生效判决撤销无效决定后，专利权恢复效力。
Q7：贵州企业的专利被无效了，在贵阳本地能起诉吗？
对国家知识产权局宣告专利权无效或维持专利权的决定不服的，一审由北京知识产权法院专属管辖，不能在贵阳本地起诉。二审由最高人民法院知识产权法庭审理。但如果是专利侵权纠纷（而非无效行政纠纷），贵阳市中级人民法院（贵阳知识产权法庭）有管辖权。贵州企业面对无效程序时，需要委托律师到北京出庭。
Q8：如何避免在无效程序中因修改不当而丧失专利权？
关键在预防：1）专利申请时构建多层次从属权利要求，确保每个有价值的技术细节都在权利要求书中有对应；2）收到无效通知后不要盲目修改，先由专业律师和专利代理人评估每种修改方案的法律后果；3）修改严格限于法定方式，确保新增特征来自原权利要求书；4）准备不修改的替代抗辩方案（即使权利要求不修改也有创造性的理由）；5）必要时与对方和解，避免专利权全部丧失。
本文由刘正刚律师撰写，基于最高人民法院公报案例整理分析，仅供法律学习参考，不构成具体法律意见。如有知识产权纠纷需咨询，请联系专业律师。
© 刘正刚律师 · 法学博士 · 执业证号：15201200920519292
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