确认不侵权之诉与专利侵权之诉必须合并审理吗？最高法裁定不必

裁判规则速览：基于同一事实的确认不侵犯专利权诉讼与专利侵权诉讼均属独立诉讼，并非均需移送管辖合并审理。确定管辖应遵循便于当事人诉讼、便于人民法院审理的”两便”原则，综合考虑案情、证据保全、裁判执行等因素。不同法院分别审理可能产生的冲突，可通过上诉机制（最高人民法院知识产权法庭统一审理）解决。

案号：（2019）最高法知民辖终2号
来源：《最高人民法院公报》
审理法院：最高人民法院
裁判日期：2019年11月1日

本文由刘正刚律师撰写。刘正刚，法学博士，资深律师，专注建设工程纠纷、知识产权诉讼与重大民商事争议解决。

一、典型案情

联奇开发股份有限公司（以下简称”联奇公司”）是台湾地区企业，拥有两项发明专利：

• 专利一：专利号ZL200410048826.1，名称”混凝土楼板预留开孔的成型装置”（产品专利）
• 专利二：专利号ZL200810083903.5，名称”一种混凝土楼板预留开孔的施工方法”（方法专利）

两项专利均涉及建筑施工中混凝土楼板预留开孔技术，行业内称为”奇氏筒”施工工艺，广泛应用于高科技厂房建设。

2018年，联奇公司发现位于广东省广州市增城经济技术开发区的第10.5代TFT-LCD显示器生产线建设项目中，多家施工单位涉嫌使用其专利技术。2018年11月14日，联奇公司向广州知识产权法院同时提起两起专利侵权诉讼：

两案被告相同，包括上海宝冶集团有限公司（以下简称”宝冶公司”）、超视堺国际科技（广州）有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、柏诚工程股份有限公司、江西汉唐系统集成有限公司、中国电子系统工程第二建设有限公司等六家单位。

关键背景：在联奇公司起诉前，案外人上海惠亚铝合金制品有限公司（以下简称”惠亚公司”）已于2018年7月24日向上海知识产权法院提起诉讼，请求确认其”奇氏筒”产品不落入联奇公司产品专利（ZL200410048826.1）的保护范围，案号为（2018）沪73民初753号。上海法院立案在先。

宝冶公司提出管辖权异议，主张：联奇公司住所地在台湾，宝冶公司住所地在上海，且上海知识产权法院已在先受理惠亚公司提起的确认不侵权之诉，本案应移送上海知识产权法院合并审理。

广州知识产权法院裁定驳回管辖权异议，认为：被告超视堺公司住所地在广州增城区，涉嫌侵权的”奇氏筒”产品使用地和施工方法实施地均在增城，广州法院依法具有管辖权。

宝冶公司不服，向最高人民法院提起上诉。

二、争议焦点

本案的核心争议集中在两个层面：

焦点一：广州知识产权法院对本案是否具有管辖权？

联奇公司认为，侵权行为地和部分被告住所地均在广州增城区，广州法院依法具有管辖权。宝冶公司则主张应移送上海。

焦点二：本案是否必须移送上海知识产权法院，与在先立案的确认不侵权之诉合并审理？

宝冶公司援引最高人民法院[2004]民三他字第4号通知，主张涉及同一事实的确认不侵权诉讼和专利侵权诉讼应当移送合并审理。联奇公司则抗辩称，两案当事人不同、侵权形态不同、所涉专利不完全相同，且广州法院已采取证据保全和扣押措施，不宜移送。

三、法院裁判要点

最高人民法院由知识产权法庭刘晓军、唐小妹、凌宗亮法官组成合议庭，作出（2019）最高法知民辖终2号民事裁定，驳回上诉，维持原裁定。裁判要点如下：

（一）确认不侵权之诉与专利侵权之诉均属独立诉讼

最高法院指出，根据[2004]民三他字第4号通知精神：

“涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼，是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵犯专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。”

但通知同时要求”为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判，人民法院应当依法移送管辖合并审理”。然而，最高法院强调，这一要求的前提是”为了避免重复审判”，并非绝对要求所有关联案件一律合并。

（二）管辖确定应遵循”两便”原则

《民事诉讼法》第八条规定了当事人诉讼权利平等原则。最高法院明确，人民法院行使审判权应遵循司法活动的基本规律和特点，坚持：

1. 便于当事人诉讼——减少当事人时间和经济成本
2. 便于人民法院依法独立、公正和高效行使审判权——便于查明事实、裁判和执行

最高法院从四个维度进行了分析：

第一，尊重当事人诉权。 惠亚公司在上海提起的确认不侵权之诉、联奇公司在广州提起的两起专利侵权之诉，均符合民事诉讼法管辖规定，依法应予保护。

第二，诉讼经济原则。 三起案件当事人不同：上海案当事人为惠亚公司（原告）和联奇公司（被告）；广州两案当事人为联奇公司（原告）和六家施工单位（被告）。若将本案移送上海，因方法专利案仍由广州法院专属管辖，将导致六家被告和联奇公司分别在上海、广州两地参加诉讼，增加诉讼成本。两起专利侵权案件在广州审理，更有利于节约成本。

第三，便于法院审理。 广州法院已在其辖区内对施工现场的”奇氏筒”产品进行了查封扣押，对施工方法进行了拍照录像等证据保全。由广州法院审理，便于查明案件事实、执行裁判。

第四，综合考量三个关联案件的实质性联系。 联奇公司在广州起诉的产品专利和方法专利分别涉及成型装置和施工方法，两专利在技术领域关联紧密，共同审理有利于保证裁判一致性。

（三）潜在冲突可通过上诉机制解决

对于上海法院和广州法院分别审理可能出现裁判冲突的担忧，最高法院给出了明确的制度性回应：

因两类案件的上诉统一由最高人民法院知识产权法庭审理，可能出现的问题能够通过上诉机制解决。

这是2019年1月1日最高人民法院知识产权法庭成立后的制度优势——全国专利等技术类知识产权上诉案件统一由最高法知识产权法庭审理，从制度上保障了法律适用统一。

四、刘正刚律师实务提示

作为长期处理建设工程与知识产权交叉领域纠纷的律师，笔者针对专利管辖与确认不侵权之诉提出以下实务建议：

1. 确认不侵权之诉是企业主动维权的重要手段

当企业收到专利权人的侵权警告函或面临侵权威胁时，如果专利权人怠于通过诉讼解决争议，被警告方可以主动向法院提起确认不侵权之诉，尽早明确法律关系、消除不确定状态。本案中惠亚公司率先在上海起诉确认不侵权，即是典型的主动防御策略。

2. 管辖法院的选择直接影响诉讼格局

专利侵权案件中，原告可以选择被告住所地或侵权行为地法院起诉。在建设工程专利侵权纠纷中，施工项目所在地往往既是侵权行为地，也是证据最集中的地方。向项目所在地知识产权法院起诉，有利于法院进行现场勘验和证据保全。贵州企业涉及专利纠纷时，可向贵阳市中级人民法院（知识产权审判庭）或广州知识产权法院、上海知识产权法院等有管辖权的法院起诉。

3. “合并审理”并非绝对原则

虽然司法解释规定了关联案件可以合并审理，但法院会综合考虑当事人范围、证据保全情况、诉讼成本、裁判执行等因素。当事人不应简单认为”谁先立案谁就拥有管辖权”，而应从”两便”原则出发论证由本方优选法院管辖的合理性。

4. 证据保全是管辖争议中的重要筹码

本案中广州法院之所以维持管辖权，一个关键因素是其已对施工现场进行了查封扣押和证据保全。如果案件移送上海法院，已保全的证据移送、现场重新勘验等都会增加诉讼成本。原告在起诉时同步申请证据保全，不仅有助于固定侵权证据，也能在管辖争议中占据有利地位。

5. 建设工程企业应注意施工技术中的专利风险

“奇氏筒”等施工工艺涉及发明专利，施工单位在承接高科技厂房项目时，应审查施工工艺是否涉及他人专利。如果涉及，应要求发包方提供专利授权证明或在施工合同中明确专利侵权责任的分担条款。贵阳、遵义等地的建筑施工企业在承接大数据中心、电子厂房、光伏电站等高科技项目时尤其需要注意。这类项目往往涉及大量专利施工工艺和专用设备，施工企业在投标和签约阶段就应当要求发包方提供完整的知识产权授权文件或在合同中明确约定侵权责任分担条款，避免因施工工艺侵权而承担连带赔偿责任。

五、FAQ

Q1：确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼必须合并审理吗？

不是必须合并。两类诉讼均属独立诉讼，法院在决定是否移送合并审理时，应遵循”两便”原则（便于当事人诉讼、便于法院审理），综合考虑案件具体情况。

Q2：专利侵权案件由哪个法院管辖？

专利侵权案件由知识产权法院、最高人民法院确定的中级人民法院和基层人民法院管辖。被告住所地和侵权行为地法院均有管辖权。目前全国有北京、上海、广州、海南自由贸易港四个知识产权法院。

Q3：确认不侵权之诉需要满足什么条件？

通常需要满足三个条件：（1）原告收到了专利权人的侵权警告或威胁；（2）专利权人在合理期限内未撤回警告也未提起诉讼；（3）原告的生产经营活动受到了实际影响。

Q4：不同法院分别审理确认不侵权案和专利侵权案，会出现矛盾判决吗？

有可能，但上诉机制可以解决。专利等技术类知识产权案件的二审统一由最高人民法院知识产权法庭审理，确保了法律适用和裁判标准的统一。

Q5：被告能否以”另一法院已在先立案”为由要求移送？

可以提出管辖权异议，但法院会综合审查是否符合”两便”原则。在先立案是考虑因素之一，但不是唯一决定因素。如果受移送法院审理反而不便于查明事实或增加当事人成本，法院可以不予移送。

Q6：专利侵权案件中证据保全有什么作用？

证据保全可以及时固定被控侵权产品、施工方法等关键证据，防止证据灭失。本案中广州法院对施工现场”奇氏筒”产品进行了查封扣押，对施工方法进行了现场勘验，这些保全措施不仅有助于实体审理，也影响了管辖争议的结果。

Q7：建设工程施工方法被诉专利侵权，施工企业如何应对？

首先应核实专利的有效性和保护范围，判断施工方法是否落入专利保护范围；其次审查是否存在合法授权（如发包方提供的技术方案）；同时可提出现有技术抗辩、专利无效宣告等抗辩策略。建议在收到侵权通知后第一时间咨询专业知识产权律师。

Q8：贵州企业涉及专利纠纷可以向哪些法院起诉？

贵州省内专利纠纷一审由贵阳市中级人民法院知识产权法庭管辖。如果侵权行为地或被告住所地在外省，可以向相应的知识产权法院或中级人民法院起诉。对技术类知识产权一审判决不服的，二审统一上诉至最高人民法院知识产权法庭。

Q9：专利侵权诉讼中可以同时起诉产品专利和方法专利吗？

可以。专利权人可以分别就产品专利和方法专利提起诉讼，也可以在符合条件时合并起诉。本案中联奇公司就分别提起了产品专利侵权之诉和方法专利侵权之诉，两案由同一法院审理。

Q10：管辖权异议被驳回后还能上诉吗？

可以。对管辖权异议裁定不服的，当事人可以在收到裁定书之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。本案中宝冶公司即向最高人民法院提起了上诉。

© 刘正刚律师 | 法学博士 | 执业证号：15201200920519292