裁判规则速览:商标能否注册应当依据商标法的相关规定进行判断。商标注册申请人拥有的在先驰名商标,并不构成其申请注册的在后商标应予核准注册的当然理由;所谓在先商标权利的”合理延伸”,并无法律依据。在后商标完整包含他人在先驰名商标的显著识别文字,且核定使用商品与在先驰名商标赖以驰名的商品存在关联,结合申请人曾有恶意摹仿和侵权历史的,应当认定构成对他人驰名商标的复制、摹仿,不予注册并禁止使用。
来源:《最高人民法院公报》2024年第8期(裁判文书选登)
审理法院:最高人民法院
案号:(2022)最高法行再3号
裁判日期:2022年6月27日
本文由刘正刚律师撰写。刘正刚,法学博士,资深律师,专注知识产权与商标争议业务。
一、典型案情
本案涉及两个长期并存的”好太太”商业标识之间的商标争议。
广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称好太太公司)成立于1999年,主营晾衣架产品。其第1407896号”好太太”文字商标(以下简称引证商标一)于1999年3月申请,核定使用于第21类晾衣架商品。该商标经多次司法判决认定,在诉争商标申请日(2011年5月)前已在晾衣架商品上达到驰名程度。
佛山市凯达能企业管理咨询有限公司(以下简称凯达能公司)关联企业长期经营”Haotaitai”品牌厨房电器。其第3563073号”Haotaitai”商标于2012年被商标局认定为第11类厨房用抽油烟机、燃气灶商品上的驰名商标,2015年被评为广东省著名商标(第一次认定时间为2011年12月)。
诉争商标为第9501078号”好太太Haotaitai及图”商标,由凯达能公司于2011年5月23日申请,核定使用于第20类家具、塑料线卡、碗柜、餐具柜等商品。该商标由三部分构成:上方为图形标识,中间为汉字”好太太”,下方为拼音”Haotaitai”。
好太太公司于2017年对诉争商标提出无效宣告请求,主要理由:
- 诉争商标复制、摹仿其”好太太”驰名商标,违反商标法第十三条第三款;
- 诉争商标与好太太公司第4443400号”好家好太太”商标(以下简称引证商标三,核定使用于第20类家具等商品)构成近似商标,违反商标法第三十条;
- 侵害好太太公司在先字号权,违反商标法第三十二条。
原商标评审委员会于2018年12月作出裁定,认为诉争商标是凯达能公司在先”Haotaitai”驰名商标”权利的合理延伸”,不具有复制摹仿好太太公司商标的故意,裁定维持诉争商标。北京知识产权法院一审、北京市高级人民法院二审均维持该裁定,理由包括:双方各自驰名商标已形成市场区分度、诉争商标与引证商标三在整体构图上差异明显、诉争商标经长期使用形成”既定市场格局”。
最高人民法院提审后改判。
二、争议焦点
焦点一:诉争商标与好太太公司第20类”好家好太太”商标是否构成使用在相同或类似商品上的近似商标?
诉争商标核定使用于第20类家具、碗柜、餐具柜等商品,引证商标三”好家好太太”亦核定使用于第20类木板条、家具、挂衣架、柜子等商品。商品类别相同,但诉争商标多了”Haotaitai”拼音和图形,二者是否构成近似?
焦点二:凯达能公司拥有”Haotaitai”厨卫驰名商标,是否构成其注册含”好太太”汉字商标的正当理由?
商评委和两审法院均认为诉争商标是凯达能公司在先驰名商标的”合理延伸”。但”合理延伸”是否具有法律依据?驰名商标的跨类保护边界在哪里?
焦点三:诉争商标是否构成对好太太公司”好太太”晾衣架驰名商标的复制、摹仿?
诉争商标包含汉字”好太太”,与好太太公司驰名商标文字完全相同。虽然核定使用的家具类商品与晾衣架商品不构成类似,但二者均为家居用品,消费群体有重叠。凯达能公司此前还曾因使用”广东好太太电器有限公司”名称被责令更名,这些历史如何影响主观恶意的认定?
三、法院裁判要点
(一)诉争商标与引证商标三构成近似商标
最高人民法院首先分析了商标法第三十条的适用:
诉争商标为拼音”Haotaitai”及汉字”好太太”以及图形组合而成,汉字”好太太”为显著识别部分;引证商标三为汉字”好家好太太”,诉争商标的文字与引证商标三均包含汉字”好太太”,就标识本身而言,二者为近似标识。
在商品类似性方面,诉争商标核定使用的”家具、塑料线卡、碗柜、餐具柜”与引证商标三核定使用的”木板条、写字台(家具)、挂衣架、有抽屉的橱、柜子(台子)、阅书架、镜子、家具门、家具非金属部件、家具”,在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面完全相同,构成相同或类似商品。
最高法特别指出:虽然诉争商标中包含的”Haotaitai”与凯达能公司在先驰名商标标志相同,但诉争商标的显著识别部分是文字”好太太”而非拼音。在相同或类似商品上同时使用”好太太”和”好家好太太”,易造成消费者混淆误认,因此构成商标法第三十条规定的近似商标。
(二)”在先商标权利合理延伸”没有法律依据
这是本案最具指导意义的裁判规则。最高法明确指出:
虽然凯达能公司第3563073号商标在厨房用抽油烟机、燃气灶商品上业已达到广为公众所熟知的驰名程度,但第3563073号商标的核准注册并非是本案诉争商标应予核准注册的当然理由。诉争商标是由拼音”Haotaitai”、中文”好太太”及图形构成,显然与第3563073号商标并不相同,诉争商标能否注册应当依据商标法的相关规定进行判断。被诉裁定认定诉争商标是凯达能公司在先商标权利的合理延伸注册,此认定没有法律依据。原审判决将第3563073号商标作为诉争商标注册的关联关系,并作为诉争商标注册的因素考虑亦缺乏法律依据。
这一论述清晰地划定了驰名商标权利的边界:驰名商标的保护范围可以扩大到非类似商品(跨类保护),但驰名商标的权利人并不能因此突破商标法的其他禁止性规定,任意在其他类别注册包含他人驰名商标显著识别部分的商标。商标注册申请必须独立接受商标法各条款的审查,”我也有驰名商标”不是抗辩他人在先权利的理由。
(三)诉争商标构成对好太太公司驰名商标的复制摹仿
关于商标法第十三条第三款(驰名商标跨类保护),最高法从三个层面进行了分析:
第一,标识近似性。 诉争商标显著识别部分是”好太太”,与好太太公司引证商标一的”好太太”文字完全相同,构成近似标识。
第二,商品关联性。 诉争商标核定使用的”家具、碗柜、餐具柜”与引证商标一赖以驰名的”晾衣架”商品,均为常见家居用品,同时在家装市场销售,相关消费群体存在重叠,商品具有一定关联。
第三,主观恶意。 最高法特别查明了两个关键事实:
- 凯达能公司曾使用”广东好太太电器有限公司”的企业名称,被工商行政管理机关认定损害好太太公司驰名商标权益而被责令更名;
- 在诉争商标申请注册前,已有生效裁判认定凯达能公司在经营活动中存在侵害好太太公司引证商标一商标权的行为。
这些事实表明,凯达能公司在申请诉争商标时明知”好太太”是他人驰名商标而有意在不同类别进行注册,具有复制、摹仿的主观恶意。
综合以上三点,最高法认定诉争商标构成对好太太公司驰名商标的复制、摹仿,误导公众,致使好太太公司利益可能受到损害,符合商标法第十三条第三款规定的不予注册情形。
(四)在先字号权主张未获支持
好太太公司还主张诉争商标侵害其在先字号”好太太”。但最高法认为,好太太公司提交的证据主要证明的是其”好太太”商标在晾衣架商品上的知名度,尚不足以证明在诉争商标核定使用的家具等商品上,其”好太太”字号也经过使用达到了有一定影响的程度。因此该主张未获支持。
(五)裁判结果
最高人民法院判决:
- 撤销北京市高级人民法院二审判决和北京知识产权法院一审判决;
- 撤销原商标评审委员会的维持裁定;
- 判令国家知识产权局对第9501078号”好太太Haotaitai及图”商标重新作出裁定。
一、二审案件受理费200元,由国家知识产权局和凯达能公司各负担100元。
四、刘正刚律师实务提示
1. 驰名商标不是”万能通行证”
不少企业存在一个认识误区:以为自己拥有一件驰名商标,就可以在任何类别注册包含相同或近似文字的商标。本案明确否定了这一逻辑。驰名商标的跨类保护是一种防御性权利,用于阻止他人在非类似商品上注册或使用复制、摹仿该驰名商标的标识,但它不能反过来成为驰名商标权利人突破他人在先权利的”进攻性武器”。商标注册申请必须独立审查,符合商标法全部要件。
2. 组合商标的显著识别部分决定近似判断
在判断商标近似时,法院不会仅因为两件商标整体视觉效果有差异就认定不近似。对于组合商标,法院会识别其显著识别部分——通常是相关公众最容易记忆和呼叫的部分。本案中”好太太”是汉字,是中国消费者最自然的呼叫和记忆对象,因此被认定为显著识别部分。企业在设计商标时,如果核心识别文字与他人在先商标相同或高度近似,即使加上图形、拼音、英文等元素,也难以规避近似风险。
3. “市场格局论”不能对抗法律规定
原审法院曾以”诉争商标经长期使用形成既定市场格局”作为维持注册的理由之一。但最高法通过再审明确:如果商标本身不符合注册条件,使用时间长、形成一定市场规模,并不能补正其合法性瑕疵。侵权使用产生的”商誉”不受法律保护。这对那些抱有”先注册、先使用、造成既成事实”想法的企业是一个重要警示。
4. 侵权历史直接影响恶意认定
本案中,凯达能公司此前曾因使用含”好太太”的企业名称被责令更名,且已有生效判决认定其侵权。这些历史成为最高法认定其申请诉争商标具有”复制、摹仿”恶意的重要依据。企业在商标布局时应特别注意:如果在同一领域与他人存在商标争议历史,在其他类别申请包含相同标识的商标时,被认定为恶意的风险极高。
5. 贵州企业商标布局建议
贵州的白酒、茶叶、辣椒制品、民族医药、特色食品等产业,品牌价值巨大。建议企业:核心品牌在创立初期即进行全类别或重点类别防御性注册;发现他人在关联类别抢注或摹仿时,及时通过异议、无效宣告等程序维权;在商标许可、加盟、企业名称登记等环节做好合规审查,避免因历史使用留下侵权记录。对于有一定知名度的品牌,应主动收集和保存广告投放、销售记录、行业排名、荣誉证书等证据,为未来可能的驰名商标认定和跨类保护奠定基础。
五、FAQ
Q1:什么是驰名商标的跨类保护?
驰名商标跨类保护是指,已在中国注册的驰名商标,即使他人在不相同或不相类似的商品上申请注册或使用复制、摹仿该驰名商标的标识,若可能误导公众、损害驰名商标注册人利益,也不予注册并禁止使用。普通注册商标的保护范围原则上限定在核定使用的相同或类似商品,而驰名商标的保护范围更广。
Q2:我有一件驰名商标,能否在其他类别自由注册相同文字?
不能。驰名商标的跨类保护是阻止他人注册的防御性权利,不代表驰名商标权利人可以在任何类别自由注册。如果在其他类别已有他人的在先注册商标或在先权利,驰名商标权利人的在后申请仍可能因近似商标、在先权利等原因被驳回或宣告无效。
Q3:商标中的”合理延伸”是什么意思?法院认可吗?
“合理延伸”并非商标法上的法定概念,曾在商标审查实践中被用于论证同一主体在关联商品上延续注册其已有商标的正当性。但本案最高法明确指出,所谓”在先商标权利的合理延伸”没有法律依据,每一件商标的注册申请都必须独立依据商标法规定进行审查。
Q4:组合商标中包含他人驰名商标的文字,但加上了自己的图形和拼音,能规避近似风险吗?
很难。法院在判断近似时会识别组合商标的显著识别部分。如果汉字部分与他人在先商标相同或高度近似,且是相关公众的主要呼叫和识别对象,即使加上图形、拼音等元素,仍可能被认定为近似商标。本案中诉争商标虽有图形和”Haotaitai”拼音,但汉字”好太太”被认定为显著识别部分。
Q5:商标使用多年形成了一定市场规模,是否就不能被宣告无效?
不是。如果商标的注册本身违反了商标法的禁止性规定(如复制摹仿他人驰名商标、与在先商标近似等),使用时间长、投入大、形成市场规模等事实不能补正注册的合法性瑕疵。最高法在本案中明确否定了”既定市场格局论”可以作为维持违法注册的理由。
Q6:企业名称中使用了与他人商标相同的文字被责令更名,会影响后续商标申请吗?
会产生不利影响。在先的侵权认定、行政处罚或更名记录,可能在后续商标争议中作为申请人具有”复制、摹仿”恶意的证据使用。企业在选择企业名称和商标时,应进行充分的在先权利检索,避免形成不利的历史记录。
Q7:发现他人在非类似商品上注册了与我司驰名商标近似的商标,应该怎么办?
可以在该商标初审公告期内向国家知识产权局提出异议;如果已经注册,可以在注册之日起五年内向国家知识产权局提出无效宣告请求(对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年时间限制)。建议同时收集和提交证明商标驰名的证据、对方恶意的证据、商品关联性的证据等。
Q8:贵州企业如何保护自己的特色品牌不被他人跨类抢注?
建议采取以下措施:一是核心品牌尽早进行全类别注册或重点类别注册;二是对地理标志、证明商标、集体商标等特殊保护途径提前规划;三是持续保存品牌使用、广告宣传、销售数据、获奖记录等证据,为驰名商标认定积累材料;四是定期监测商标公告和市场,发现抢注及时启动异议或无效程序;五是在品牌许可、加盟合作中通过合同明确商标使用边界。
© 刘正刚律师 · 法学博士 · 执业证号:15201200920519292